13/9/2016 – Colisão entre marca e nome de domínio de internet
A Primeira Turma Cível, ao julgar apelação contra sentença prolatada em ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer e preceito cominatório, manteve a decisão a quo e indeferiu o pedido de transferência compulsória do nome de domínio de internet “combrasil.com.br” para a recorrente. No caso sub judice, a apelante, empresa do ramo de grãos, é detentora da marca “Combrasil” devidamente registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Ao investir no fortalecimento de sua marca, a recorrente verificou que o domínio do mencionado site já havia sido registrado pela apelada, empresa de comércio virtual do ramo de tecnologia da informação, junto ao NIC.BR – Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Os Desembargadores explicaram que, no presente caso, por não se tratar de marca de alto renome, a proteção a ela conferida deve ser a da regra geral disposta na Lei de Propriedade Industrial, ou seja, subordinada ao princípio da especialidade, o qual garante exclusividade ao uso da marca, desde que no mesmo ramo de atividade, ou em relação a produtos e serviços semelhantes ou afins. Concluíram, assim, que não houve violação ao direito de marca, em razão de o ramo de atividade desenvolvido pela empresa recorrida ser absolutamente distinto daquele em que a recorrente atua. Por fim, a Relatora destacou que o Brasil elegeu o critério da anterioridade para concessão do registro de nome de domínio, também conhecido como princípio first come, first served (primeiro a chegar, primeiro a ser servido), de sorte que o registro de domínio é concedido ao primeiro solicitante que preencher os requisitos, sem que se proceda à prévia verificação da existência de domínio anterior semelhante ou de sua coincidência com marcas ou nomes comerciais já registrados. Todavia, explicou a Magistrada, em caso de possível colisão entre o direito ao uso de nome de domínio e o direito de exclusividade concedido aos titulares de marcas ou nomes comerciais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da possibilidade de atenuação da regra da anterioridade, desde que comprovada a má-fé daquele que faz uso do domínio, o que não foi demonstrado nos autos.
APC 20140110917490, Relatora Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, Unânime, Data de Publicação: 17/8/2016.